Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui marchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, apportando una serie di novità che interessano, tra i vari istituti, la redazione delle domande sui marchi.

In occasione del recente Decreto n. 119/2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33) (il “Regolamento”) che modifica lo stesso, tra gli altri con novità sui marchi, in un’ottica di allineamento con la normativa europea.

Varia è la natura degli istituti che sono stati oggetto di modifica e importante il numero degli interventi eseguiti sul regolamento de quo. Per questo motivo, l’articolo che segue si propone di affrontare le novità di maggior rilievo attinenti alla sola privativa del marchio, rinviando ad un successivo contributo per un ulteriore approfondimento avente ad oggetto gli interventi che in particolare hanno interessato la normativa relativa al brevetto.

In particolare, le domande nazionali di registrazione di marchio dovranno essere redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell’ufficio italiano brevetti e marchi (“Ufficio”), disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le CIAA, nonché sul sito web della direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM. Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, come anche al deposito telematico e alle modalità di trasmissione, si applicherà il nuovo articolo 1, comma 2-bis da cui si evince che in ogni caso la redazione dei suddetti moduli dovrà contenere l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare dell’UIBM. Inoltre, con il rinnovato articolo 11 – Contenuto della domanda di marchio – il decreto ha meglio definito il contenuto delle domande.

Nello specifico, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale (“Codice”) in tema di ricevibilità e in aggiunta a quanto indicato dall’articolo 156 del Codice, la domanda di registrazione di marchio dovrà contenere:

• le generalità del soggetto richiedente (l’Ufficio ha la facoltà di chiedere che il richiedente fornisca altresì le informazioni necessarie per la comunicazione con strumenti elettronici, secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell’Ufficio);
• l’indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all’articolo 11-bis del presente regolamento;
• la traduzione in lingua italiana del marchio, nei casi in cui il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua, e la traslitterazione, qualora il marchio comprenda caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
• l’elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all’indicazione del numero della classe e conformemente alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell’Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda. In alternativa all’indicazione di tale elenco, sarà possibile indicare il titolo della classe con il numero della stessa, insieme ad una dichiarazione espressa volta a designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta. Tale ultima dichiarazione risulta essere di fondamentale importanza poiché, ove non fornita, come oggetto della richiesta di protezione si assumono unicamente i prodotti o servizi citati nel titolo stesso;
• la firma del richiedente o del suo rappresentante.

Inoltre, si rende noto che:

• quando la domanda di registrazione ha ad oggetto un marchio collettivo (art. 11 C.p.i.) ovvero di certificazione (art. 11-bis C.p.i.), la stessa deve essere altresì corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni relative ai marchi in questione;
• in sede di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore (art. 4 C.p.i.), devono essere rese note la data di deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Alla domanda dovrà essere allegato il documento attestante la priorità, che potrà essere eventualmente integrato prima di ricevere dall’Ufficio la comunicazione che invita il richiedente a procedere alle dovute integrazioni, ove ritenute necessarie (art. 148 C.p.i.);
• nei casi in cui viene rivendicata la protezione temporanea di cui all’articolo 18 del Codice, la domanda di registrazione di marchio deve contenere una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell’esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi.

Il decreto ha visto l’introduzione del nuovo articolo 11-bis – Rappresentazione del marchio –, summenzionato, nel quale sono state delineate differenti modalità di deposito, a seconda delle diverse tipologie di marchio.

Fermo restando che un marchio può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea – purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso – e che la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione (accompagnata da una descrizione ove ciò si renda necessario), il marchio: denominativo dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori; figurativo dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori; di forma tridimensionale dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica (tali riproduzioni possono comprendere diverse vedute, non superiori a cinque ove fornite in un formato diverso da quello elettronico); di posizionamento dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti, accompagnata da una descrizione che specifichi le modalità di apposizione del segno sui prodotti (rimane fermo l’utilizzo delle linee tratteggiate per escludere gli elementi che non fanno parte della registrazione); a motivi ripetuti dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione, la cui regolarità dovrà essere resa nota in una descrizione di accompagnamento; di colore unico dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall’indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; costituito da una combinazione di colori dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall’indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto ed eventualmente da una descrizione che precisi la loro disposizione sistematica; sonoro dovrà essere rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale, facoltativamente accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono; di movimento, dovrà essere rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione degli elementi del marchio (numero e dimensione massima del file video sono stabiliti con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio); multimediale dovrà essere rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio, facoltativamente accompagnato da una descrizione esplicativa; olografico dovrà essere rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto già citato.

Nei casi in cui il marchio non sia classificabile in base ad una delle precedenti tipologie, ovvero ricada in più di una delle stesse, la sua rappresentazione dovrà comunque essere tale da consentirne una precisa e chiara riproduzione nel registro oltre che idonea a consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al soggetto titolare del marchio.

L’articolo 11-bis conclude suggerendo alcune ulteriori istruzioni la cui osservanza è condizionata dalla diversa modalità di deposito della domanda (in versione cartacea o per via telematica) che si intende adottare. Nel primo caso, si richiede che il marchio sia riprodotto su carta bianca comune, inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm di larghezza e 8 cm di altezza. Nel secondo caso invece, si richiede che la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, al quale il presente decreto rimette la definizione dei formati e le dimensioni del file elettronico come anche ogni ulteriore specifica pertinente.

Proseguendo, tra le principali modifiche si sottolineano altresì quelle che hanno interessato l’articolo 33 del Regolamento, che hanno determinato un miglioramento in termini di trasparenza. Infatti, il comma 1 del presente articolo prevede ora che chiunque potrà prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’UIBM, inerente ad una domanda di registrazione di marchio o un’istanza, a condizione che non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.

Giungendo a conclusione, in merito alla modalità di deposito dell’atto di opposizione e della documentazione successiva (art. 47 del Regolamento), si rileva che l’atto dovrà essere redatto in conformità al modulo predisposto dall’UIBM e inviato direttamente all’Ufficio in duplice copia ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. Con particolare riferimento ai motivi dell’opposizione, si rileva la modifica che ha interessato l’articolo 46, comma 2, lettera c), secondo la quale nel modulo anzidetto i motivi dell’opposizione dovranno essere esplicitati in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell’opposizione.

In un prossimo articolo forniremo un aggiornamento in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei brevetti.

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